Contratos de franquicias deben firmarse con titulares de las marcas

En un concepto emitido recientemente por la Superintendencia de Industria y Comercio, se especifica que los contratos de licencia solo puede celebrarse a través del titular efectivo de la marca y que esta debe estar registrada, de lo contrario no serían válidos.

Dicho concepto fue solicitado a raíz de los análisis hechos en el Centro de Pensamiento de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y en la Escuela Internacional de Propiedad Intelectual, de la U.N.

El negocio de las franquicias en Colombia ha tenido un rápido crecimiento, según la Cámara Colombiana de Franquicias, desde el 2003 inició una evolución importante en el país, que empezó con 103 marcas y que actualmente se pone en evidencia con las 450 redes existentes.

El nivel de expansión también se ha manifestado en las unidades de negocios, que han pasado de 3.000 a 9.300, demostrando así el interés de los colombianos por el concepto de franquicia.

Sin embargo, según explica Germán Darío Flórez, docente de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de Universidad Nacional de Colombia (U.N.), los derechos de marca son uno de los aspectos más importantes al momento de abordar el tema de los contratos de franquicias.

“Cuando se hace un contrato de franquicia entre un franquiciante y un franquiciado, la marca es el elemento principal que se transfiere. Allí se incluye el ‘saber hacer’ (know-how), es decir, el secreto para que el negocio pueda prosperar”, amplía el docente Flórez. También se transfieren conocimientos, inventos, modelos, procesos, imagen y asesoría constante, aspectos que están protegidos por la propiedad intelectual gracias a los “secretos industriales”.

Actualmente, se ve que marcas como McDonald’s, Starbucks o, en el ámbito local, Juan Valdéz y Cosechas, funcionan principalmente a través de contratos de franquicia y cada vez consolidan más puntos de ventas. Por esto –puntualiza el docente Flórez- es muy importante que las reglas acerca de este tipo de contratos estén claras dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Pese a esto, en Colombia, como ocurre en el mayor número de países del mundo, no existe una legislación sobre las franquicias, por lo que algunas compañías han realizado contratos en esta modalidad sin ser los titulares de la marca sobre la cual celebran el acuerdo.

“Es muy importante que el franquiciante sea el titular de la marca en el territorio en el cual se va a ejercer la franquicia, porque de lo contrario está poniendo en riesgo al franquiciado”, añade.

Además, es necesario que la marca se encuentre registrada en el país ya que, según el Protocolo de Madrid, cuando una marca es registrada en un país, no significa que también se registre en los demás. Esto es lo que se conoce como “principio de territorialidad”, es decir, las marcas solo se protegen en el lugar donde se otorga el registro.

Por esto, el concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) deja claro que el contrato de licencia de la marca solo puede celebrarse a través del titular efectivo, es decir, la persona natural o jurídica que le entidad registradora –en este caso la SIC- determina que es el titular a través del registro.

En el código colombiano también obliga a que la empresa franquiciadora entregue información financiera completa, escrita y clara a los interesados en adquirir la franquicia, antes de que se firme un preacuerdo o el acuerdo. Además, los contratos de licencia de uso de marca deben dejarse por escrito.

“En Colombia la inversión extranjera es cada vez mayor, tanto en el sector de las tecnologías como en los sectores de productos y/o servicios, por eso el contrato de franquicia está adquiriendo un papel preponderante en la economía”, agrega.